Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом. Например, путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) либо же предоставив другому лицу права использования соответствующих результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

Согласно статье 1235 ГК РФ «Лицензионный договор», одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) — предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на объект интеллектуальной собственности в полном объеме другой стороне — приобретателю. После исполнения такого договора приобретатель становится новым правообладателем.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права выступают правообладатель и приобретатель исключительного права. Сторонами лицензионного договора являются лицензиар — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и лицензиат — лицо, которому предоставляется право использования такого результата.

Во-первых, различие между данными договорами можно проследить по существенным условиям договора: по предмету и условию о цене либо о безвозмездности договора. Предметом договора отчуждения будет исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (или средство индивидуализации). В лицензионном договоре это право использования интеллектуальных прав, вознаграждение, а также существенным будет условие о способах и пределах использования интеллектуального объекта.

Учитывая эти отличия, отметим, что в договоре, которым предусмотрено отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, не должно быть введено ограничений (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства), а также не должен быть установлен срок действия договора, в противном случае суд квалифицирует договор как лицензионный (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10).

Так, в деле № А40-296218/2019 Арбитражного суда города Москвы, проанализировав условия договора купли-продажи товарного знака, суд пришел к выводу о том, что указанный договор является лицензионным, поскольку в силу п. 1.3 договора правообладатель передал правопреемнику исключительное право на использование и регистрацию торговой марки за пределами Российской Федерации — в Соединенных Штатах Америки, в Европейском союзе, в Китае и Индии. То есть договор был признан лицензионным, так как в нем было введено ограничение по территории.

Помимо вышесказанного, договором об отчуждении исключительного права должно быть прямо предусмотрено отчуждение такого права в полном объеме. Это может сыграть решающую роль при квалификации договора. Обратимся к делу № 2-1064/18 Басманного районного суда г. Москвы. Между истцом и ответчиком был заключен договор, по которому правообладатель передает приобретателю исключительные права в полном объеме. Несмотря на то, что в договоре приведен перечень действий, которые могут осуществляться в отношении произведений, фонограмм и аудиовизуальных произведений, то есть установлены ограничения, договор не был квалифицирован как лицензионный по причине того, что пунктом 2.1 договора предусмотрено, что его предметом является передача исключительных прав (подчеркнем) в полном объеме.

Во-вторых, по лицензионному соглашению при наличии согласия лицензиара лицензиат имеет право предоставить сублицензию, тогда как к договорам об отчуждении исключительных прав нормы о субдоговорах не могут быть применимы.

Подводя итог, отметим, что лицензионный договор имеет достаточно отличий от договора отчуждения исключительных прав. Что можно увидеть, проанализировав предмет и иные существенные условия договоров, их субъектный состав, возмездность, цели и возможность заключения субдоговора.